Come trasformare un marchio in marchio di certificazione? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario buongiorno,

mi riferisco al Tuo recente articolo su GIFT relativo ai marchi collettivi e i marchi di certificazione per chiederTi se è ancora possibile trasformare un marchio privato registrato in Italia in un marchio di certificazione.

Molte grazie,

Carolina


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Cara Carolina buongiorno,

il d.lgs 20.2.19 n. 15 ha aggiornato il Codice della Proprietà Intellettuale mediante attuazione di dir. UE 2015/2436 (sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa) e reg. UE 2015/2424 (sul marchio europeo, EUTRM). (1)

Marchi collettivi e marchi di certificazione

La riforma in esame ha introdotto due essenziali novità:

– la specificazione dei soggetti legittimati ad ottenere la registrazione del marchio collettivo (art. 11.1). Persone giuridiche di diritto pubblico e associazioni di categoria (di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti), le quali hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti. Tali soggetti devono allegare alla domanda di registrazione i regolamenti sul’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni (art. 11.2),

– l’introduzione del marchio di certificazione quale marchio d’impresa idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche rispetto a prodotti e servizi non certificati (art. 11 bis).

Il marchio di certificazione

Il marchio di certificazione può venire registrato da persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità e organismi accreditati in materia di certificazione, a condizione che tali soggetti non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. La registrazione deve venire depositata assieme ai regolamenti che disciplinano l’uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni.

I marchi di certificazione sono quindi un nuovo tipo di marchi, il cui scopo è certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi (ad esempio la qualità), nel rispetto di uno specifico regolamento d’uso che ne esprime la disciplina. Tali marchi sono in ogni caso soggetti ai requisiti generali dei marchi per quanto attiene alla novità, liceità e capacità distintiva.

Trasformazione del marchio

Il decreto legislativo 15/2019 aveva stabilito un periodo transitorio (un anno dalla sua data di entrata in vigore, avvenuta il 23.3.19) per trasformare i marchi collettivi in marchi di certificazione, a pena di decadenza (art. 33).

Il marchio privato viceversa non incontra limiti ed è sufficiente procedere alla registrazione del nuovo marchio come marchio di certificazione. Una grande opportunità per rafforzare la trasparenza e ufficialità degli schemi privati di certificazione.

Cordialmente

Dario

Note

(1) d.lgs 20.2.19 n. 15. Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Testo aggiornato al 30.12.21 su Normattiva, https://bit.ly/3MqVshL